從「焦糖哥哥」商標爭議淺談商標
從「焦糖哥哥」商標爭議淺談商標（文/ 朱翊瑄 Olivia Chu）
藝人陳嘉行以藝名「焦糖哥哥」走紅，卻在離開前東家──富邦集團「優視傳播股份有限公司」（下稱：「momo親子台」）後，發現其藝名「焦糖哥哥」為momo親子台所註冊的商標（註冊第1345046號）。陳嘉行以「焦糖是通用名不得註冊」、「焦糖是自己的名字」等主張，向我國智慧財產局提起商標廢止。我國智慧財產局於2020年3月2日公告（109）智商40052字第10980116350號（下稱：本案），以「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」為由，廢止第01345145號「焦糖哥哥」的商標。本案衍伸出幾個關於商標的知識與誤解，逐一說明：
1、何謂商標？
商標，指能讓消費者辨識商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別（識別性）之「標識」。所謂「標識」的定義型態很廣，舉凡文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，都在涵蓋範圍。（我國《商標法》第18條）易言之，商標是讓消費者對特定商業品牌或產品產生心理連結的標識。看到「蘋果咬一口」的圖案就聯想到蘋果電腦（圖形商標）、聽到「I’M LOVIN’ IT」的旋律馬上想到麥當勞（聲音商標）、看到「知更鳥蛋藍」（蒂芬妮藍，色號#81D8D0），就馬上想到精品Tiffany & Co.，甚至「台北101」也是商標（立體商標）。
2、何謂識別性？
商標不僅是要保護商標權人的商譽，更主要功能在於識別商品或服務來源，保護消費者認知商品或服務來源的公共利益。若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。識別性為商標取得註冊的積極要件。（我國《商標識別性審查基準》）舉例而言，一個字母「M」並不具識別性，但一個具識別性的「黃色M」、「紅色M」標誌，讓人分別能跟麥當勞、摩斯漢堡產生連結，則是商標。
3、人名可以為商標嗎？
我國商標法第30條第1項第13款規定：有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。美國法亦有雷同的立法。按15 U.S.C. §1052，仍在世的「人名」、「肖像」（Portrait）、「姓氏」（Surname）不得作為商標申請。姓氏、姓名與肖像作為商標使用時，除識別性外尚涉及自然人的人格權保護問題，審查時頇加以留意。由於有不少人將名人名字註冊商標，如「巴菲特」、「Lady Gaga」等，智慧局均駁回之，我國智慧局在核駁理由中亦闡明：姓名、藝名、筆名、字號者，因同名同姓者，所在多有，僅限於達到「著名」程度者，為免混同，方有適用。舉例而言，曾有人註冊「Jolin」（01292864）之商標作為服飾類之用，即於2010年因「有著名之姓名、藝名」遭撤銷（按：2010年，Jolin蔡依林獲頒十年十大最具影響力港台音樂人物）。
4、何謂「通用名」？
僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者，不具識別性（我國商標法第29條第1項）。陳嘉行主張：「焦糖」為通用名，不得註冊商標。然而，這項主張並不完全正確。應依據「商品及服務分類」判斷，「焦糖」這個詞彙在食品或餐飲為通用名，但對於人、廣告類、書刊類而言，「焦糖」是一個具識別性的詞彙。再舉一個例子，「蘋果」在水果中即為通用名無法取得商標，但在電子產品的領域裡則非通用名，知名電腦廠商「蘋果」（Apple）目前居於最有價值的商標之冠。
【觀念釐清】若神準使用蒂芬妮藍，應不會侵害Tiffany & Co.商標
如前所述，精品Tiffany & Co.把「知更鳥蛋藍」註冊為其商標，也就是廣為人知的「蒂芬妮藍」。假設，神準董事會決定將「神準藍」改成蒂芬妮藍，會侵害Tiffany & Co.的商標嗎？答案是「不會」。商標和其所申請的「商品及服務分類」，知更鳥蛋藍和Tiffany & Co.的聯結是精品業，跟神準的網通產業有頗大的落差。（否則知更鳥就不用下蛋了！？）然而這不乏有「攀附著名商標」的疑慮，如裕隆汽車曾經在2002年推過一款「知更鳥蛋藍」的NISSAN March，廣告中的女主角就叫Tiffany、一般民眾也稱之為蒂芬妮藍的March。因此，儘管汽車業和精品業所去甚遠，無法構成商標侵權，當年Tiffany & Co.台灣區總經理吳蕙名表示，NISSAN汽車廣告推出後Tiffany & Co.相當關注。畢竟跨領域仍可能造成「商標淡化」（Trademark Dilution）。
【延伸概念】著名商標、商標攀附、商標混淆誤認、商標淡化
所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。（我國《著名商標保護審查基準》）商標權人要打造一個品牌進而將品牌培植為「著名商標」需要投注相當多金錢與心血。
假設有一間咖啡店攀附Tiffany & Co.，刻意取名為Tiffany & Coffee並清一色使用知更鳥蛋藍，讓人可能與Tiffany & Co.混淆，即存在「混淆誤認」之虞。再假設這間Tiffany & Coffee非常無良，使用血汗咖啡豆、童工、地溝油，名字雷同的Tiffany & Co.無端捲入風波－－這種因為他人的攀附而造成著名商標之識別性或信譽造成減損，最終帶來損失者，稱為「商標淡化」。所幸，「Tiffany & Coffee」的慘案應不會發生，按我國商標法，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。
5、「商標廢止」之情形？
我國商標法第63條明定商標廢止之情形：（1）自行變換商標或加附記使相關消費者混淆誤認之虞者。（2）無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。（3）致相關消費者混淆誤認之虞者。（4）商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。（5）商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。美國商標法中亦有雷同的概念，稱「商標放棄」（Trademark Abandonment）。商標放棄的法定事由有二：（1）商標權人沒有持續使用其商標之真實意圖，或（2）因作為或不作為（acts of omission as well as commission）導致商標通用化（Generic）或喪失其與該商業用途的聯結性（Connection），使該商標的存在不復重要，進而構成「商標放棄」。假設有商標權人僅註冊卻不積極使用，顯然與商標之本意相悖。
焦糖哥哥的商標爭議反映出商標之重要性，同時也延伸商標相關問題。近年來，因藝名被原公司進行商標註冊而衍伸後續糾紛的案例不勝枚舉，例如香港歌星鄧詩穎的藝名「鄧紫棋」及「G.E.M.」商標權在原公司蜂鳥音樂手上、青峰原屬的樂團「蘇打綠」商標亦被林暐哲音樂社有限公司註冊並孳生糾紛。「人名商標」能否註冊和名氣密切相關，甫出道的「G.E.M.」、「蘇打綠」都曾經毫無意義。焦糖哥哥的案例中，儘管陳嘉行在試鏡時將自己取名為焦糖哥哥，就當時甫出道的名氣而言，應未達到「著名」。此外，假若一個商標喪失其在商業上的實際用途，則占有商標權就不復意義。智慧財產局廢止momo親子台「焦糖哥哥」商標之理由即為「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」。回歸「商標」的本質，商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若不具識別性，則無法取得商標。至於「通用名」無法註冊商標是針對該種類，例如：不得將「焦糖」的品牌註冊為「焦糖」，但是「焦糖」電腦、「焦糖」建設或「焦糖」藝人則是可以的。同時，商標是環繞著「商」，所以應當：（1）被用於商業行為（Used in Commerce），或（2）即將有用於商業行為的真實意圖（Bona Fide Intention）之任何文字、名字、符號、設備或前述之組合。而且一定要真實地用於商業行為，方能取得商標權。
（本文原載於神準科技法務特輯，智慧財產權歸屬為神準科技，未經允許不得轉載）